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Marcas comerciales y derechos de autor: Cómo proteger la propiedad intelectual de su empresa

Por Angela Bao
Mar. 22, 2021
(Photo credit): Gettyimages.com/Wong Sze Fei/EyeEm

Qué esperar al solicitar el registro de derechos de autor y marcas comerciales para su empresa

La propiedad intelectual es el activo más valioso que puede tener cualquier empresa. No sólo es una importante inversión de tiempo y dinero, sino que también es lo que brinda a las empresas una ventaja competitiva e impulsa la innovación en las economías. Es lo que hace que su empresa sea comercializable y ayuda a crear su base de clientes. Por eso la protección de la propiedad intelectual es crucial para el éxito de su empresa.

La propiedad intelectual no sólo se relaciona con sus productos y servicios, sino también se aplica al nombre de su empresa, su logotipo, sus lemas y cualquier material que utilice en la comercialización y las operaciones de su negocio. Y una de las mejores formas de proteger toda esa valiosa propiedad intelectual a nivel nacional es registrar derechos de autor y marcas comerciales.

"Uno de los activos más valiosos que tiene cualquier empresa es su propiedad intelectual", afirma Morvareed Salehpour, abogado especializado en contratos y propiedad intelectual para pequeñas empresas. "Es muy importante que se prevea y proteja esos activos desde el primer día".

Para las pequeñas y medianas empresas que no tienen los recursos humanos o el presupuesto de gigantescas corporaciones multinacionales, la protección de su propiedad intelectual con derechos de autor y marcas comerciales es especialmente valiosa. "En realidad, necesitan la protección de sus ideas, de su negocio, incluso más que las grandes empresas", dice Raymond Chen, cliente del East West Bank y presidente de David & Raymond International Patent Group. "¿Cómo [van a] utilizar la ley para proteger sus ideas de negocio?"

¿Qué son los derechos de autor?

A diferencia de las marcas comerciales, la protección de los derechos de autor se otorga al autor original de una obra original, publicada o no, desde el momento en que se crea dicha obra. Los derechos de autor pueden aplicarse a obras literarias, artes escénicas, diseños gráficos, videojuegos, fotografías, etc. La definición de lo que puede estar protegido por los derechos de autor es muy amplia y abarca una gran variedad de medios creativos. Por lo general, los derechos de autor duran toda la vida del autor, más otros 70 años después, aunque hay ciertas excepciones.

Para las empresas, la protección de los derechos de autor es más útil cuando un tercero infringe su propiedad intelectual. En ese caso, es útil registrar los derechos de autor en la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. lo antes posible, recomienda Deborah Sweeney, directora general y fundadora de MyCorporation, una empresa especializada en ayudar a las empresas con los derechos de autor y las marcas comerciales.

"Si vas a emprender acciones legales, es muy importante que hayas registrado tus derechos de autor", dice Sweeney. "No sólo es la designación de que eres dueño de los derechos de autor desde el momento en que lo creaste, sino que también es la fecha en la que estás reclamando que lo creaste".

Protéjase de las infracciones de derechos de autor

Por el contrario, si contratas a un diseñador o quieres utilizar la creación de un tercero para tu propio negocio, es muy importante que te asegures de tener los contratos legales adecuados para protegerte de infringir accidentalmente los derechos de autor de otra persona, indica Salehpour.

"Hubo una situación en la que una empresa decidió contratar a alguien para que creara una propiedad intelectual para ellos, pero en realidad no habían conseguido que se les transfirieran los derechos de uso de esa propiedad intelectual para poder utilizarla a perpetuidad", explica Salehpour. "En lugar de ello, se trataba de un período de un año. Más tarde, se encontraron en una situación en la que estaban infringiendo la propiedad intelectual de la otra parte, porque no habían conseguido los derechos para utilizarla".

Cómo investigar y registrar marcas comerciales

Según la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), por sus siglas en inglés), una marca comercial se define como una "palabra, frase, símbolo y/o diseño que identifica y distingue la fuente de los productos de una parte de los de otras". Una marca de servicio hace lo mismo, pero distingue el origen de los servicios en lugar de los bienes físicos, aunque el término "marca" se utiliza a menudo para referirse tanto a los bienes como a los servicios. Una marca comercial puede ser el nombre de una empresa, un lema o eslogan, símbolos e incluso mascotas: cualquier cosa que un ser humano pueda reconocer y vincular a un producto o servicio específico, dice Chen.

Cuando quieras registrar un aspecto de tu negocio, lo primero que tienes que hacer es realizar una búsqueda en la base de datos de marcas de la USPTO para asegurarte de que la marca comercial que quieres registrar no es similar a una ya existente. La forma más exhaustiva de realizar una búsqueda de marcas comerciales es a través de una empresa que ofrezca estos servicios”, indica Sweeney.

El objetivo de una marca comercial es proteger al consumidor para que no confunda los productos y servicios de una empresa con los de otra, señala Chen, pero también puede ayudar a construir la marca de tu negocio.

Five steps to registering a trademark infographic

"No quieres que demasiada gente o demasiadas entidades utilicen tu nombre", explica Chen. "Quieres que, cuando la gente piense en el nombre, vaya hacia ti. Por eso es mejor tener un registro de tu marca comercial para tus propios productos y también para tu negocio".

Es importante tener en cuenta que existen dos niveles de protección de marcas comerciales: uno a nivel estatal y otro en la USPTO, que proporciona protección a nivel nacional.

"Muchas veces, cuando la gente empieza un nuevo negocio, lo primero que piensa es en constituir una sociedad y proteger sus activos presentando una corporación o una sociedad de responsabilidad limitada en su estado", explica Sweeney. "Al hacerlo, existe la idea de que han protegido la marca comercial. La realidad es que eso no es una protección de la marca comercial".

Asegúrese de que su marca comercial es distinta

La marca comercial que se solicita tiene que ser distinta, y la USPTO utiliza dos criterios: el aspecto de la marca y los productos y servicios que se correlacionan con ella. Sweeney subraya: "Es importante pensar no solo en la palabra en sí, sino en correlación con los servicios que ofreces".

Utiliza como ejemplo la Lockheed Corporation, conocida por su tecnología de seguridad y aeroespacial. Por ejemplo, si una empresa dedicada a la tala de árboles quiere presentar una marca para "Lockheed", Sweeney dice que la "USPTO podría identificarlos como dos bienes y servicios distintos, lo que permitiría a ambos conseguir el registro de la marca basándose en las diferencias entre los productos y servicios que ofrecen".

Proteja su marca comercial antes de registrarla

Antes de que su marca comercial se registre oficialmente en la USPTO, puede avisar de que es propietario de una marca utilizando una marca registrada según derecho consuetudinario, que está delimitada por un superíndice TM (una marca comercial registrada tiene una R con un círculo alrededor).

"Siempre que tenga pruebas de que fue usted el primero en utilizar esa marca comercial, la ley estatal - la protección del derecho común - le protege", dice Chen. Al igual que ocurre con el registro de una marca comercial oficial, hay que hacer una búsqueda exhaustiva de marcas comerciales antes de reclamar cualquier derecho sobre una marca concreta.

"Es importante que cuando empieces a usar tu marca en el comercio, des aviso con la TM, que estás reclamando los derechos de propiedad de esa marca comercial", subraya Sweeney. "Tradicionalmente vas a invertir en la construcción de tu marca y tu eslogan, y la forma de crear conciencia es a través del marketing y el gasto de dinero para ganar notoriedad asociada a tu marca".

Dado que las marcas comerciales están destinadas a proteger a los consumidores, las empresas no sólo tienen el derecho legal de demandar por infracción de marcas comerciales, sino que también están obligadas por la USPTO a emprender acciones legales cuando sea necesario. Según LegalZoom, aunque solo se trate de una marca registrada según derecho consuetudinario, el hecho de no "vigilar" tu marca comercial puede llevar a la pérdida de la protección por infracción.

El proceso de solicitud de la marca comercial

Muchas veces, los empresarios piensan que solicitar una marca comercial es un proceso sencillo, similar al registro de derechos de autor. "La verdad es que ese proceso puede ser largo, a menudo entre nueve meses y un año", explica Sweeney.

Puede presentar su solicitud de marca comercial en línea a través del Sistema de Solicitud de Marcas Comerciales (TEAS, por sus siglas en inglés).. Una vez presentada, la USPTO asigna a un examinador para que estudie su marca comercial y evalúe la descripción de los productos y servicios, si entra en conflicto con otras marcas existentes y si la categoría que ha elegido se corresponde exactamente con esos productos y servicios. En ocasiones, si su marca es similar a otra, el examinador le pedirá que explique por qué la suya es única, si las dos marcas pueden existir simultáneamente, o si puede hacer ajustes en la descripción de los productos y servicios para garantizar que no exista conflicto.

Existen dos tipos de solicitudes de marca comercial: intención de uso y uso en el comercio. Si tienes una marca comercial que aún no se ha utilizado en el comercio, pero tiene previsto hacerlo en un futuro próximo, puede presentar una solicitud de intención de uso.

Sólo se trata de la intención de uso, no del uso real", explica Chen. "Puedes solicitarla primero y luego la oficina de marcas comerciales examinará si existe una marca comercial similar. De no ser el caso, admitirán tu solicitud, pero no obtendrás el registro hasta que utilices realmente la marca comercial en tu empresa." Por eso, cuanto antes utilices tu marca, mejor.

El uso comercial significa que ya estás utilizando tu marca para realizar negocios. Para solicitarlo, debes aportar pruebas a la USPTO de cómo está utilizando esa marca.

"Eso depende del examinador. A menudo querrán aclaraciones y muestras, y querrán ver cómo se utiliza la marca en el comercio, cómo la vería el cliente", agrega Sweeney.

Mantener su marca comercial

Después de recibir el registro de su marca comercial, depende de usted asegurarse de no perderla. A diferencia de los derechos de autor, puede utilizar una marca comercial por tanto tiempo como desee, , siempre que pueda demostrar que la utiliza continuamente en el comercio. Las marcas comerciales registradas a nivel nacional deben renovarse cada 10 años.

Sin embargo, entre el quinto y el sexto año de tu registro inicial de marca comercial, una empresa debe presentar una declaración de uso de la Sección 8 a la USPTO. A continuación, al cumplirse los 10 años, y después cada 10 años, tendrás que aportar pruebas fotográficas de que estás utilizando la marca comercial en el comercio, que pueden ser una captura de pantalla de un sitio web o una foto de un producto que utilice tu marca, indica Sweeney.

Costes de derechos de autor y marcas comerciales

Proteger la propiedad intelectual de tu empresa supone una importante inversión de tiempo y dinero, y hay costes asociados tanto a los derechos de autor como a las marcas comerciales.

El registro de los derechos de autor es menos costoso y más sencillo: es simplemente un registro de tu diseño u obra de arte, explica Chen. "No examinarán ninguna información en él", agrega.

Puede presentar una solicitud en línea, , de la que hay que pagar una tasa de 35 dólares para un único autor solicitante, o una tasa de 55 dólares para todas las demás solicitudes. También puede presentar una solicitud en papel, con una tarifa de 85 dólares.

Por otro lado, el registro de marcas puede resultar bastante costoso, especialmente para las empresas más pequeñas, por lo que es imprescindible que las empresas sean estratégicas en lo que quieren proteger. Hay que pagar tasas distintas por cada marca comercial individual y por cada clase de productos y servicios que se registre, dice Sweeney. Las tasas de solicitud electrónica comienzan en 250 dólares por clase de productos y servicios. Las renovaciones de marcas comerciales cuestan 225 dólares por clase a los cinco años y 525 dólares por clase a los diez años. Si se contrata a un abogado para que se encargue de este proceso, se incurrirá en costes adicionales.

Sweeney afirma que algunos propietarios de empresas intentan limitar el número de tasas de marcas comerciales que deben pagar combinando todo lo que puedan en una clase de bienes y servicios. "Eso a veces funciona: sólo hay que asegurarse de que todas las palabras que se utilizan para describir el producto entran dentro de esa descripción de bienes y servicios según las normas de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos", dice.

Por otro lado, las empresas podrían querer registrar varias clases porque proporciona una protección mucho más amplia, aunque el coste sea mayor.

"Si quieres proteger tu marca en todo el país, es importante pensar en un registro federal de marca comercial", indica Sweeney.

Para obtener más información, visite nuestro página de continuidad comercial con los últimos recursos sobre cómo enfrentar esta pandemia.

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